판례 이야기(1)- 크리스찬 루부탱(Christian Louboutin) vs 입센로랑(Yves Saint Laurent)

밑바닥이 빨간 하이힐. 사진의 구두는 크리스찬 루부탱의 구두와는 관련이 없음.

 

2011년 1월, 입생로랑은 구두의 윗부분부터 밑바닥까지 단색으로 된 하이힐을 출시 했는데, 크리스찬 루부탱(이하 "루부탱")은 입생로랑의 구두가 2008년에 미국특허상표청(USPTO)에 등록 되었던 자신들의 상표를 침해 했다며 뉴욕 남부 연방 지방법원에 소송을 제기했다. 루부탱의 등록된 상표는 밑바닥이 빨간색으로된 하이힐인데, 입생로랑의 하이힐은 구두 윗부분부터 밑바닥까지 단색으로 되어 있었으며 그 중 빨간색 구두도 포함되어 있었다. 1심은 루부탱의 상표가 보호받을 수 있는 상표가 아니라는 결론을 내리면서 입생로랑의 손을 들어줬는데, 2심은 루부탱의 상표가 보호를 받을 수 있다고는 했지만, 그 보호의 범위를 제한하면서 입생로랑은 항소심에서도 승리하게 되었다. 

 

하나의 색으로 된 구두 밑바닥을 상표라고 부르고, 거기다 구두 밑바닥의 색깔이 상표법으로 보호 되는 상표라고 결론을 내린 근거는 무엇일까?

 

일반인들에게는 다소 생소할 수 있는 개념이긴 하지만 미국의 상표법에는 trade dress라는 개념이 있다. Trade dress란, 제품이나 서비스의 전체적인 이미지를 말한다.1 예컨대, 제품의 포장이나 디자인, 제품의 특징, 혹은 제품의 여러가지 특징이 조합된 것이 trade dress에 해당한다.2 Trade dress가 제품이나 서비스를 만들어낸 업체를 구별 및 식별할 수 있게 해준다면, 보호를 받는 상표가 될 가능성이 있다.3  Trade dress의  대표적인 예는 코카콜라의 유리병 모양이다. 코카콜라의 유리병 모양은 보호를 받는 trade dress인데4, 독특한 모양 때문에 병만 보더라도 그 제품을 만든 업체가 코카콜라임을 알 수 있기 때문이다.

 

그렇다면 색깔이 하나로된 루부탱 구두의 밑바닥은 보호받을 수 있는 trade dress에 해당할까?5 

 

루부탱 케이스의 2심에서 가장 중요하게 다뤄지는 쟁점 중 하나는 루부탱의 상표가 보호를 받을 수 있는 상표인가 하는 것인데, 2심은 연방 대법원 판례(Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 이하 Qualitex)에 근거하여 보호받을 수 있다는 결론을 내렸다. 다만, 등록된 상표 그 자체로는 보호를 받을 수 없고 보호의 범위를 구두의 빨간색 밑바닥이 구두 윗부분의 색깔과 대조를 이룰 때에만 보호를 받을 수 있다라고 보호의 범위를 좁혔다. 

 

루부탱의 구두 밑바닥이 보호를 받을 수 있다는 결론은 Qualitex에서 어렵지 않게 이끌어낼 수 있다. Trade dress가 보호를 받을 수 있는지에 대한 여부는 해당 trade dress가 식별력(distinctiveness)을 획득할 수 있는지에 대한 여부에 따라 결정되게 되는데, Qualitex에서 연방 대법원은 색깔이 하나 일지라도, 회사의 제품을 다른 제품으로부터 구별하고, 제품을 만든 회사의 제품인지를 식별할 수 있게 해 준다면 보호를 받을 수 있는 trade dress에 해당할 수 있다고 판시하였다.6 색깔이 하나라도 식별력을 획득할 수 있다고 본 것이다. 루부탱 구두의 빨간색 밑바닥도 색깔이 하나지만, Qualitex에 따라서 식별력을 가질 가능성이 있는 대상에 포함 된다. 

 

분석은 여기서 끝나지 않는다. 빨간색 구두 밑바닥이 식별력을 가질 가능성은 있지만, 이것이 실제로 식별력이 있는지는 어떻게 판단할까? 

 

상표가 식별력이 있는지에 대한 여부를 가리기 위해서는 두가지 테스트 중 하나를 통과해야 한다. 하나는 inherent distinctivenss (내재하는 식별력)이고 다른 하나는 acquired distinctiveness (획득된 식별력)이다. 미국의 연방 대법원은 제품 디자인이나 형태는 절대 내재하는 식별력을 가질 수 없고, 획득된 식별력이 반드시 증명되어야만 식별력에 대한 테스트를 만족시킬 수 있다고 판시하였다. 이는 제품의 디자인이나 형태 그 자체로는 어느 회사의 제품인지 알 수 없고 소비자들의 학습을 통해서만 어느 회사의 제품인지 알 수 있게 되기 때문이다. 만약 루부탱이 구두 밑바닥이 빨갛게된 하이힐을 만든다는 사실을 모르는 소비자가 루부탱의 구두를 본다면 루부탱의 구두인지 아닌지 절대 알 수 없다. 빨간색 밑바닥을 가진 하이힐이 루부탱의 구두라는 사실은 광고 등을 통해서 학습된 결과로만 알 수 있게 되는 것이다.  

 

그래서 법원은 루부탱의 빨간색 밑바닥이 획득된 식별력이 있는지를 살펴보았다. 획득된 식별력이 있는지에 대한 여부는 여러 요소에 의해 결정되는데, 광고 지출, 언론 보도, 판매 성공 등이 바로 그것이다. 법원은 이러한 각각의 요소에 대해 광범위한 증거(입센로랑의 CEO도 식별력에 대해 인정함)가 있다고 보았기 때문에 획득된 식별력이 있다고 결론을 내렸다.

 

루부탱 하이힐의 빨간색 밑바닥이 획득된 식별력이 있다면, 입센로랑의 구두는 루부탱의 상표를 사용한 것 아닌가? 

 

앞서 언급했듯이, 2심 법원은 빨간색 밑바닥이 구두 윗부분의 색깔과 대조를 이룰 때에만 식별력이 있고 판시하면서 상표가 보호되는 범위를 좁혔다. 이는 법원이 윗부분과 구두 밑바닥 빨간색 그 자체보다는, 빨간색과 구두 윗부분 색깔 사이의 대조가 식별력을 주는 것이라고 보았기 때문인데, 실제로 루부틴이 실시한 소비자 설문 조사도 법원의 결론과 일치했다. 

 

입센로랑의 구두는 구두 윗부분의 색깔과 대조를 이루지 않는 단색 구두이므로, 법원은 루부탱의 상표가 보호를 받는 상표이긴 하지만, 입센로랑의 구두가 루부탱의 상표를 사용했다고 볼 수 없고 또 루부탱의 상표와 혼동을 일으킬만큼 비슷하지도 않다고 결론을 내렸다. 

 

 

1. Trade Dress, Practical Law Glossary Item 2-502-0450

2. Id.

3. Id.

4. 코카콜라를 마시고 병은 버리는 소비자들에게 코카콜라의 유리병은 제품 포장에 해당한다고 해석할 수 있음. 반면 코카콜라 병을 수집하는 소비자 들에게는 코카콜라의 병이 제품의 일부로 해석될 수 있음. Shandong Shinho Food Industries Co., Ltd. v. May Flower International, Inc., 521 F.Supp.3d 222 (2021) 참조.

5. 루부탱의 구두 밑바닥은 trade dress라고 가정하고, 이 가정에 대해서는 이 글에서 따로 다루지는 않겠다.  

6. 물론 중대한 다른 기능(other significant function)을 하지 않을 경우에만 가능하다. 상표가 식별력이 있고 혼동 가능성(likelihood of confusion)이 없더라도 기능적 상표에 해당한다면 유효하다고 볼 수 없다. 이를 functionality doctrine이라고 하는데, 본 글의 범위를 벗어남으로 다루지 않았다.